Диссертация (1173962), страница 27
Текст из файла (страница 27)
Иныеисследователи говорят о необходимости проведения маркетингового или иногоподобного исследования, которое позволило бы точно определить долю товара,маркированного конкретным обозначением, на рынке, что свидетельствовало быо степени его узнаваемости.С другой стороны, существует мнение, что наличие или отсутствиеприобретенной различительной способности является исключительно вопросомправа, в связи с чем решение данного вопроса относится к компетенции суда198.Так, в одном в одном из судебных дел о правомерности государственнойрегистрации обозначения в качестве товарного знака, общество просилопоставить перед экспертами вопрос о том, приобрело ли обозначение «ИКМ7ТМ» различительную способность в результате его использования заявителем.195Официально признана Соглашением, заключенным 15 июня 1957 г. странами –участницами Ниццкой дипломатической конференции, и пересмотрена в 1967 г.
в Стокгольме,в 1977 г. в Женеве и изменена в 1979 г. Страны – участницы Ниццкого соглашения в рамкахПарижского союза по охране промышленной собственности образуют Специальный союз,который использует единую классификацию товаров и услуг для регистрации товарных знаков.196Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг приэкспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания,утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198.197Критерии однородности товаров выработаны Президиумом Высшего АрбитражногоСуда Российской Федерации в постановлениях от 24 декабря 2002 г.
№ 10268/02, от 18 июля2006 г. № 2979/06 и от 17 сентября 2013 г. № 5793/13.198Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. Научно-практический комментарийсудебной практики … СПС «КонсультантПлюс».143Рассмотрев заявленное ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы,суд пришел к обоснованному выводу о том, что сформулированные заявителемвопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом, не требуютспециальных познаний, «поскольку могут быть разрешены на основании нормдействующего законодательства и представленных сторонами доказательств»199.Таким образом, в приведенном судебном деле суд посчитал, что вопрос оприобретении обозначением различительной способности является вопросомправа. В отношении указанного решения авторами комментария судебнойпрактики отмечается, что вопрос о наличии у обозначения или товарного знакаприобретенной различительной способности все же является вопросом факта, авопрос о необходимости назначения судебной экспертизы для установления этогообстоятельства должен разрешаться «исходя из иных предпосылок»200.В одном из своих постановлений Президиум ВАС РФ разрешил указанныйвопрос, заключив, что «наличие или приобретение различительной способности врезультате использования обозначения является вопросом факта, которыйотносится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу».
В данномслучае ВАС РФ расценил указанный вопрос как вопрос факта, который можетбыть разрешен судом самостоятельно. Вероятно, это связано с тем, чтоустановление приобретения различительной способности может происходить наосновеимеющихсявделедоказательствобобъемах,интенсивности,длительности и территории использования спорного обозначения. То есть вданном случае, по мнению ВАС РФ, для оценки обозначения специальные знанияне требуются.По-другому, на наш взгляд, может обстоять ситуация при рассмотрениивопросаоналичииуобозначениянеприобретенной,аизначальнойразличительной способности.
Вопрос о различительной способности обозначениятесно связан с признаками самого обозначения, а также с товарами (услугами) в199Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 ноября2008 г. № КГ-А40/9776-08.200Калятин В.О., Мурзин Д.В., Новоселова Л.А. Научно-практический комментарийсудебной практики … СПС «КонсультантПлюс».144отношении которых обозначение используется.
Одно и то же обозначение можетв отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других ложным, в отношении третьих - фантазийным. Фантазийность обозначения поотношению к определенным товарам означает наличие у него различительнойспособности.
Например, обозначение «ОПЕРЕТТА» целесообразно признатьописательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услугтеатра драмы, фантазийным в отношении товара «духи»201. Таким образом, вданном случае для исследования восприятия потребителями обозначения (какописательного, фантазийного или ложного), могут быть применены различныеспециальные знания в сфере экспертизы и оценки средств индивидуализации,социологии, психологии, маркетинга и т.д. (в зависимости от характера исложности обозначения).Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 Постановления ПленумаВысшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 года № 66 «О некоторыхвопросах практики применения арбитражными судами законодательства обэкспертизе», определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимопровести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовыхпоследствий оценки доказательств относятся к его исключительной компетенции.Не могут быть поставлены на разрешение судебной экспертизы и вопросыоб использовании того или иного объекта интеллектуальных прав в той или инойформе, поскольку случаи и признаки такого использования установленыгражданским законодательством, а значит, факт использования может бытьустановлен только судом (следователем, дознавателем).Представляется, что для соблюдения разграничения правовых вопросов ивопросов, относящихся к специальным, неправовым знаниям, судам и сторонамследует более осторожно подходить к формулировке вопросов, которые должныбыть поставлены на разрешение судебном эксперту.
Руководствоваться, на нашвзгляд, нужно, прежде всего, двумя аспектами. Во-первых, если ответ на201П. 3(1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений,утв. Приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39.145поставленный вопрос является правовой характеристикой, имеет прямоеюридическое значение или правовые последствия, такой вопрос может бытьрасценен как правовой. Во-вторых, в отношении объектов интеллектуальных правболее корректным будет постановка вопроса о наличии признаков того или иногообстоятельства (использования, контрафакта, переработки и т.д.).Вместе с этим, необходимо отметить следующее. Хотя судебный эксперт порезультатам изучения объектов интеллектуальных права не вправе отвечать навопросы, являющиеся напрямую правовыми, тем не менее, для установленияпризнаков того или иного обстоятельства, он все же вынужден руководствоватьсянормативными актами Роспатента, посвященными государственной экспертизеобъектов интеллектуальных прав, а значит, обладать знаниями в сфереинтеллектуальной собственности.Рассмотрим на примере.
По делу о признании недействительным патента наизобретениепопричиненесоответствияизобретенияусловиюпатентоспособности «изобретательский уровень» (п.п. 1 п. 1 ст. 1398 ГК РФ),судебный эксперт не вправе отвечать на вопрос о патентоспособноститехнического решения, изложенного в независимом пункте формулы изобретенияпатента. Однако для установления признаков патентоспособности техническогорешения необходимо обратиться к положениям Административного регламентаисполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам государственной функции по организации приема заявок наизобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядкепатентовРоссийскойФедерациинаизобретение(утвержденприказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г.№ 327).
В п. 24.5.3. указанного Регламента изложен алгоритм проверкиизобретательского уровня, применяемый при государственной экспертизе. Вчастности, при установлении признаков наличия условия патентоспособности«изобретательский уровень», судебному эксперту необходимо оперироватьтакими понятиями как «наиболее близкий аналог», «отличительные признаки»,«эквивалентный признак», «влияние отличительных признаков на технический146результат», «зависимые» и «независимые» пункты формулы и т.д. Таким образом,для понимания сущности исследуемого объекта судебный эксперт все же долженобладать знаниями в соответствующей сфере интеллектуальных прав.
Возможно,они не будут в данном случае специальными в значении законодательства осудебной экспертизе, поскольку этими же знаниями может обладать суд,представитель стороны (если он, например, обладает статусом патентногоповеренного), Роспатент, как лицо, участвующее в деле. Однако эти знаниянеобходимы судебному эксперту для реализации и эффективного применения всудебно-экспертном исследовании тех узкоспециальных знаний в науки итехнике, искусстве и ремесле, которыми, действительно, обладает только он, какпривлеченный по делу судебный эксперт.В случае, если судом назначена комплексная комиссионная судебнаяэкспертиза судебный эксперт, обладающий специальными знаниями в сфереинтеллектуальной собственности, мог бы выполнить организационные функции вкомиссии экспертов, направить ход экспертизы, уточнить существо вопроса,разъяснитьегодлялица,осуществляющегоавтороведческую,искусствоведческую, техническую и иные виды экспертиз, и не являющегосяспециалистом в области авторского или патентного права202.Как мы видим, в данном случае судебный эксперт, по сути, должен нетолько исследовать техническое решение, но и, в случае необходимостиустановления признаков патентоспособности, установить его соответствиеположениям нормативных актов в сфере патентных прав.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
