Диссертация (1105770), страница 14
Текст из файла (страница 14)
своевременность. Принцип комплексности заключается в стремлении комбинировать несколько способов охраны в отношении ключевых объектов ИС. К примеру, многие компании стараются получить патент с более широкой формулой изобретения, чтобы скрыть ключевую информацию от конкурентов, а в режиме коммерческой тайны сохраняют информацию, касающуюся способов применения РИД. Также примером комплексной охраны является получение сразу нескольких патентов на различные технические элементы одного РИД.148 Принцип своевременности связан с необходимостью подачи патентной заявки как можно раньше для закрепления приоритетной даты за заявителем.
Если объектам авторских прав охрана предоставляется автоматически с момента их создания в материально-вещественной форме, а наиболее надежным способом охраны средств индивидуализации является регистрация товарных знаков компании, то в отношении научно-технических решений все обстоит не так просто. Компании необходимо принять решение в пользу одного или комбинации следующих способов охраны: получения патента, охраны в режиме ноу-хау или защитной публикации149.
Самой надежной охраной считается получение патента на изобретение,
промышленный образец или полезную модель. Патентные процедуры в каждой стране длятся от нескольких месяцев до нескольких лет и сопровождаются высокими расходами на подготовку, подачу заявления, ведение делопроизводства, поддержание патента в силе, услуги патентных поверенных. К примеру, в США или на территории Европы сумма за получение патента на изобретение в зависимости от объема делопроизводства, степени технической сложности объекта ИС может достигать от 3 до 30 тыс. у.е., при этом сроки выдачи составляют в среднем 4
148 Йорн Фишбек, доклад «Патентование изобретений и полезных моделей на территории Евросоюза», Немецкий и европейский патентный поверенный, Юридическая фирма «Винтер, Брандл и партнеры», Москва, Научный парк МГУ, 27 сентября 2012.
149 Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты для малых и средних компаний», публикация ВОИС № 917, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г. с. 9 http://www.wipo.int/freepublications/ru/sme/917/wipo_pub_917.pdf
года. В РФ этот срок обычно составляет около 2-3 лет, а расходы могут составить от 30 до 150 тыс. рублей. Стратегический подход к охране РИД, исходя из потребностей географического охвата патентования, ресурсных возможностей компании, целей коммерциализации позволит оптимизировать данные расходы.
Для повышения качества патента, в дальнейшем непосредственно влияющего на стоимость и коммерческие перспективы технологии, заявители стараются получить широкий объем охраны, указывая насколько возможно общую формулу технического решения. В таком случае широкая формула патента препятствует выдаче потенциальным конкурентам патентов на аналогичные РИД. Ведь необходимость надежной правовой охраны касается не только уже имеющихся результатов интеллектуальной деятельности, но и тех результатов, которые могут быть получены в ходе модификации технологии.
Компании часто приходится решать, как обеспечить наилучшую охрану РИД не только внутри страны, но и за рубежом. Принимая решение о подаче заявки на патент, главное, чтобы заявление было подано до публичного раскрытия РИД. В большинстве стран мира действует принцип первичности, т.е. правообладателем является тот заявитель, кто ранее всех подал свою заявку в патентное ведомство. Патентование за рубежом представляет интерес при планировании экспорта продукции и услуг, произведенных на основе патента, или при продаже лицензий зарубежным компаниям. Охрана интеллектуальной собственности за рубежом может осуществляться следующими способами:
путем подачи заявки в национальное патентное ведомство
путем подачи заявки в региональное патентное ведомство
по процедуре PCT (Patent Cooperation Treaty)
Патентование путём подачи заявки на выдачу патента в национальное патентное ведомство какого-либо государства представляется целесообразным, если компания планирует экспорт или иную патентно-
лицензионную деятельность лишь в данной стране. При планировании выхода более чем на два зарубежных рынка выгоднее подать заявление в региональные патентные ведомства или по процедуре РСТ. На сегодняшний день существуют 10 региональных патентных ведомств150, каждое из которых объединяет несколько государств по территориальному признаку и выдает патенты, действующие во всех государствах-членах. К примеру, самыми распространенными из них являются Европейская Патентная Организация, в состав которой входят 38 ведущих европейских государств151, Евразийская Патентная Организация, объединяющая
государства, ранее входившие в состав СССР152. В случае, если компании
требуется охрана во многих государствах мира, то наиболее выгодным является патентование по процедуре РСТ. В этой системе заявитель подает лишь одно заявление в уполномоченное патентное ведомство, отмечая перечень интересуемых для патентования государств, и после единовременной уплаты международной пошлины и успешного прохождения экспертизы на международной фазе, переходит на национальные фазы в выбранных странах. Несмотря на то, что патентование по процедуре РСТ не избавляет от уплаты патентных пошлин и услуг патентных поверенных в выбранных государствах на национальной фазе, заявителям дается уплаты национальных пошлин на период 30 месяцев от приоритетной даты подачи заявления. Однако на любом этапе патентования заявителю может быть отказано в выдаче патента ввиду несоответствия критериям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости. В таком случае заявителю нужно внести изменения в соответствии с выдвинутыми патентным ведомством замечаниями, в крайнем случае, обратиться в Палату по патентным спорам или в суд. Ниже
150 Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г.
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
151 Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г.
http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf
152 Официальный сайт ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, февраль 2013 г.
http://www.wipo.int/wipolex/en/other_treaties/details.jsp?group_id=21&treaty_id=228
схематично изображена процедура патентования в РФ и за рубежом (см. рис. 14)
Рис. 14. Схема выдачи патента в РФ и за рубежом153 Типичными ошибками при выборе стратегии патентования являются
неверный выбор объекта и территории патентования, составление
«некачественной» формулы, неверное определение собственника прав или недостоверное указание авторов, преждевременное публичное раскрытие существа РИД, отсутствие предварительного патентного исследования.
В отличие от патента охрана ИС в форме ноу-хау не требует раскрытия общественности сущности РИД и регистрации в государственном патентном ведомстве. При этом охрана в режиме ноу-хау действует бессрочно до момента публичного раскрытия. Для обеспечения охраны ИС в режиме ноу- хау компании, в первую очередь, необходимо154:
-
Определить ИС для хранения в режиме ноу-хау.
153 Источник: составлено автором
154 Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Интеллектуальные активы малого и среднего бизнеса: классификация, система охраны и коммерциализация // Торгово-пром. палата РФ – Москва: Офсет Принт-М, 2011. – с. 7
-
Ограничить доступ к секретной информации: определить круг лиц, которым разрешен доступ, проставить на всех материальных и электронных носителях гриф «Конфиденциальная информация», хранить документы в сейфах, обеспечить охрану электронных систем, содержащих конфиденциальную информацию.
-
Заключить соглашения о неразглашении коммерческой тайны со всеми работниками компании и отдельно с лицами, имеющими прямой доступ к секретной информации.
Если компания не преследует цели охраны и коммерциализации созданного РИД, но в тоже время опасается, что другие лица могут запатентовать их РИД и предъявить требования о выплате компенсаций за нарушения исключительных прав, самым простым решением может стать защитная публикация. После открытой публикации РИД на конференции, выставке, в научной статье ни одно лицо в мире не сможет получить патент на этот РИД, ввиду действия критерия новизны при экспертизе заявления. С другой стороны, в таком случае автор теряет возможность извлечения экономических выгод от монопольного владения ИС, к примеру, лицензирования, к тому же обладание исключительными правами на ИС является одним из основных требований инвесторов.
Защита ИС. В корпоративной практике можно выделить две тактики, применяемые компаниями, для урегулирования споров по вопросу правообладания ИС – оборонительная и нападающая. Тактика «щита» или оборонительная характеризуется отсутствием мониторинга со стороны правообладателя нарушений их прав третьими лицами, охрана ИС скорее нужна на случай возможных притязаний конкурентов на правообладание ИС. При применении тактики «меча», т.е. нападающей, компания стремится получить максимально широкую охрану ИС (в географическом и технологическом плане) и тщательно отслеживает нарушения их исключительных прав третьими лицами. Крайняя форма применения данной тактики получила название «патентнго троллинга», обозначающего
деятельность лиц, имеющих портфель патентов исключительно с целью взыскивания через суды платежей с нарушителей.155 Судебные разбирательства по поводу нарушения прав интеллектуальной собственности процесс дорогостоящий, поэтому многие компании предпочитают найти компромисс в досудебном порядке. Одним из распространенных внесудебных способов урегулирования споров стал институт медиации, согласно которому спорящие стороны добровольно соглашаются на привлечение нейтрального посредника – «медиатора» для оказания им помощи в разрешении споров путем достижения мирового соглашения.156
Внутриорганизационная и внешняя коммерциализация. Исходя из
ранее представленного зарубежного определения лицензии, как с позиции покупателя, так и со стороны продавца покупка или продажа лицензий подразумевает выполнение схожего алгоритма действий. При заключении лицензионного соглашения предотвращаются или снижаются случаи несанкционированного использования ИС, а получение прибыли в виде роялти или паушальных платежей может стать значительным источником дохода компании при невозможности или ограниченности самостоятельного внедрения в производство.157
Так как коммерциализация предполагает широкий спектр вариантов
распоряжения объектами интеллектуальной собственности, приведем сравнительную характеристику ее основных способов в таблице №2:
Таблица 2.
Сравнительные характеристики способов коммерциализации ИС158
Способ коммерциализа | Плюсы | Минусы |
155 Электронная энциклопедия Википедия, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, июль 2012 г., http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0% B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C
156 Семеняко М.Е. Посредничество (медиация) в системе альтернативных способов разрешения конфликтов
// Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 1. С. 44
157 Exchanging Value, Negotiating Technology Licensing Agreements, A Training Manual, WIPO and ITC, 2005 г. [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, с. 19, ноябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/technology_licensing.pdf
158 Источник: составлено автором
ции | ||
Ограниченная лицензия (в т.ч. перекрёстное лицензировани е) | Менее рисковый и затратный способ коммерциализации, предотвращение несанкционированного использования ИС, получение прибыли, возможность многократного заключения лицензионных сделок. При перекрестном лицензировании - получение права на использование передовых РИД159 без затрат на их разработку, выход на новые рынки и установление новых дистрибьюторских каналов, сотрудничество. | В случае неверных прогнозов прибыль от лицензирования может оказаться значительно ниже прибыли от других способов коммерциализации. Раскрытие всей ключевой технологической информации лицензиату, что может привести к тому, что лицензиат станет серьезным конкурентом или источником утечки конфиденциальной информации конкурентам. |
Полная лицензия (отчуждение исключительн ых прав) | Единовременное получение всей суммы от продажи ИС. Для покупателя правообладание объектом ИС без предшествующих затрат на их разработку. | Однократность и необратимость сделки. Сложность оценки стоимости РИД. Для покупателя: сложность четкого определения объемов прав ИС и гарантии патентной «чистоты» объекта ИС. |
Производствен ное внедрение | Монопольное производство и сбыт товаров и услуг, основанных на ИС, могут обеспечить получение сверхприбылей на продолжительное время. | Требуется время и значительные инвестиции. Высокие риски провала в связи с быстрым устареванием технологий и сложностью коммерческой оценки в сфере ИС. |
Заключение договора коммерческой концессии | Не затратный способ выхода на новые рынки и установления новых дистрибьюторских каналов,160 развитие бренда компании с сохранением полного контроля над деятельностью пользователя концессии. Для пользователя концессии снижение риска коммерческой неудачи и комплексная поддержка в развитии бизнеса и использование деловой репутации правообладателя. | Обязательна регистрация, сложность четкого определения объемов прав ИС, риск раскрытия конфиденциальной информации, ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю концессии161 |
Внесение прав | В особенности в таких областях, | В случаях, предусмотренных |
159 Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: Учебник для вузов – Москва: Экономика, 2011. с 75