Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

политики способно оказывать существенное влияние на активность и направления развития лицензионной активности в стране.

Обосновано, что для качественного и количественного увеличения объемов лицензионной деятельности в РФ, главной целью для государства должно стать создание стимулов для более активного участия субъектов предпринимательства в создании и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; совершенствование механизмов коммерциализации РИД, созданных за счет государственных бюджетов; поощрение изобретательской деятельности за счет минимизации конфликта интересов и развитие национальной инновационной инфраструктуры.

Особенностью российского рынка лицензий является то, что основными правообладателями результатов интеллектуальной деятельности являются не частные компании, как в большинстве развитых стран, а государственные органы, федеральные научно-исследовательские институты, государственные предприятия, вузы, что отразилось не только на объемах патентования и лицензирования, но и на отраслевой структуре патентно-лицензионной активности в стране. Большинство российских компаний играют эпизодическую и незначительную роль в лицензионной торговле, как в РФ, так и за рубежом.

Глава 2. Лицензирование как основной способ коммерциализации интеллектуальной собственности

1. Лицензионное соглашение: понятие, виды, основные условия

Проведенный в предыдущей главе анализ мировой практики обмена научно-техническими достижениями, изобретениями, ноу-хау, промышленными образцами и товарными знаками свидетельствует о том, что лицензирование является основой международного экономического сотрудничества между компаниями.

Лицензия представляет собой документ, содержащий временное разрешение получателю лицензии на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности, ограниченное по объему прав, территории и сроку действия. По российскому законодательству понятие лицензии отделено от понятия договора отчуждения исключительных прав, под которым принято понимать единовременную сделку по возмездной безвозвратной передаче всех прав на объект ИС. Зарубежная практика объединения этих двух понятий под общую категорию лицензии представляется оправданной, учитывая тот факт, что инвесторы чаще заинтересованы в покупке исключительного лицензионного соглашения порой с условием неиспользования даже самим правообладателем на весь период действия патента, что, в рамках российского законодательства должно относиться к договору отчуждения исключительных прав. За рубежом эти два способа передачи прав часто называют полной лицензией и ограниченной лицензией.

Передача прав на ИС производится в отношении следующих объектов

ИС:

1. патенты на изобретения, промышленные образцы и полезные

модели;

1. ноу-хау (секрет производства)

2. готовые технологии, произведенные на основе патентов и ноу-хау;

1. свидетельства о регистрации товарных знаков;

2. объекты авторских и смежных прав

В настоящее время за рубежом на долю лицензирования готовых технологий и многосоставных объектов ИС приходится основная часть лицензионной торговли. Лицензирование патентов часто сопровождается одновременной передачей ноу-хау и оказанием технической помощи в налаживании производства. Лицензирование просто патента требует от лицензиата развитой технологической базы для его производственного внедрения. В таком случае для лицензиата коммерческие риски лицензирования в разы повышаются, так как патент может, в конечном счете, оказаться труднореализуемым для промышленного производства и реализации на рынке.

Продажа и покупка лицензий осуществляется посредством заключения лицензионного соглашения - договора, по которому лицензиар предоставляет своему покупателю разрешение или право на использование объекта лицензии на определенных условиях. Лицензионный договор является основой долгосрочных партнерских отношений, поэтому умение заранее детально прояснять и закреплять взаимовыгодные условия позволяет компаниям эффективнее использовать возможности делового партнерства. В связи с этим, рекомендуется, чтобы само руководство осознавало значимость проработки ключевых вопросов лицензирования, закрепляемых между сторонами в лицензионном договоре, включая:

А) Предмет договора

Предметом лицензионного договора может быть любой результат интеллектуальной деятельности, предусмотренный ст. 1225 4 части ГК РФ¹¹⁰. Наиболее распространенными объектами коммерческих сделок являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, программы для ЭВМ, ноу-хау.

¹¹⁰ Гражданский Кодекс РФ, 4 часть, ст. 1225, "Российская газета", N 289, 22.12.2006.

Б) Срок действия договора. Срок действия договора устанавливается по соглашению сторон, однако не может превышать срок правообладания ИС.

Согласно Административному регламенту Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 г. №321¹¹¹ для признания договора действительным стороны должны подать заявление и соответствующий пакет документов (в том числе об уплате государственной пошлины) на регистрацию лицензионного договора. Обязательной регистрации также подлежат внесение изменений в условия договора и досрочное прекращение договора. В связи с этим, в лицензионном договоре обязательно нужно указать условия внесения изменений и досрочного прекращения договорных отношений. По результатам рассмотрения заявления о регистрации с учетом представленных документов и пояснений

Роспатент в двухмесячный срок со дня поступления заявления осуществляет регистрацию или отказывает в такой регистрации¹¹². Для своевременной и правильной регистрации лицензионного соглашения обеим сторонам важно проконтролировать сроки и порядок подачи необходимых документов, правильность указанных данных. В развитых странах, как правило, такого строгого требования регистрации не существует. Стороны вправе регистрировать факты заключения лицензионных соглашений, но отсутствие регистрации, как правило, не ведет к аннулированию договора.

В) Территория действия

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта ИС. Если исключительные права правообладателя действуют только на территории, указанной в патенте или ином охранном документе, то права,

¹¹¹ Официальный сайт ФИПС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 20.12.2012, http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulati ons/test_9

¹¹² п.9.8. Административного регламента Роспатента, утвержденный приказом Минобрнауки от 29.10.2008 г.

№321Официальный сайт ФИПС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, 20.12.2012, http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulati ons/test_9

предоставляемые лицензией, ограничены территорией, указанной в договоре. Руководству компании необходимо заранее подумать, какие страны и локальные рынки являются наиболее стратегически важными и выгодными, и в зависимости от этого выбирать территории лицензирования РИД.

Г) Тип предоставляемой лицензии

Существует два основных вида лицензий: 1. неисключительная лицензия подразумевает сохранение за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий неограниченному числу лиц¹¹³; 2. исключительная, т.е. лицензия без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам¹¹⁴. Помимо этих двух основных видов лицензий, законодательство большинства стран выделяет такие виды лицензии, как сублицензия, принудительная лицензия и открытая лицензия. Согласно ст. 1238 ГК РФ¹¹⁵ при письменном согласии лицензиара лицензиат (получатель лицензии) может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу - такой договор называется сублицензионным. Принудительная лицензия – это разрешение на возмездное пользование объектом ИС, предоставляемое по решению суда заинтересованному лицу в случаях неиспользования или недостаточного использования данного объекта ИС правообладателем¹¹⁶. Открытая лицензия – это лицензия, выдаваемая любому

заинтересованному лицу¹¹⁷.

Д) Конфиденциальность информации

Обеспечение конфиденциальности информации имеет первостепенное значение для сохранения конкурентного преимущества компании, и соответствующие условия и меры безопасности должны быть включены в лицензионный договор, а лучше, если будут отражены в отдельном

¹¹³ ст. 1236, п.1.1, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁴ ст. 1236, п.1.2, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁵ "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁶ ст. 1239, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁷ ст. 1368, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

соглашении о неразглашении конфиденциальной информации, подписываемом сторонами на самом раннем этапе переговоров.

Е) Права и обязанности лицензиара (правообладателя ИС)

Права и обязанности лицензиара устанавливаются по соглашению сторон договора. Однако согласно ст. 1237 4 части ГК РФ¹¹⁸ в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Лицензионный договор предусматривает обязанность лицензиара в предоставлении технической документации для применения лицензируемой технологии, по соглашению сторон лицензиар может предоставить услуги по техническому сопровождению и/или обучению применению лицензируемой технологии. В обязанность лицензиара, как правообладателя ИС, входит

защита прав от несанкционированного использования лицензируемого объекта ИС.

Ж) Права и обязанности лицензиата (получателя лицензии)

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензиат обязан представлять по требованию лицензиара отчеты об использовании лицензируемого результата интеллектуальной деятельности¹¹⁹. Также в число обязанностей лицензиата включены своевременная оплата за права пользования РИД в виде роялти и/или паушального платежа, соблюдение стандартов использования РИД, обеспечение конфиденциальности информации. В некоторых случаях стороны предусматривают обязанность лицензиата технологически доработать или усовершенствовать лицензируемую технологию, создать прототип технологии, завершить клинические исследования и т.п. Эти обязательства осуществляется, как

¹¹⁸ ст. 1237, п.2, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

¹¹⁹ ст. 1237, п.1, 4 часть ГК РФ, "Парламентская газета", N 214-215, 21.12.2006

правило, до выхода лицензиата на рынок (рre market entry milestones)¹²⁰. Если до входа на рынок никаких действий со стороны лицензиата не требуется, в договоре также может быть установлен минимальный уровень продаж (post market entry sales target)¹²¹ лицензируемой продукции.

Нарушение каких-либо пунктов лицензионного договора влечет за собой расторжение отношений и применение к нарушившей стороне оговоренных ранее санкций, поэтому соблюдение ключевых условий договора требуют от обеих сторон постоянного внимания и контроля. Мониторинг лицензионной деятельности, как правило, касается а) технической помощи б) контроля лицензионных выплат и отчетности. Техническая помощь, во-первых, может значительно сократить время, необходимое лицензиатом для внедрения лицензированной технологии в производство, а значит, лицензия сможет более быстро приносить прибыль для обеих сторон. А во-вторых, в результате технической поддержки лицензиар может быть уверен в соответствии качества выпускаемой по лицензии продукции. Техническая помощь может оказываться лицензиаром разными путями: обучение лицензиаром инженеров, работников лицензиата, техническая поддержка непосредственно работниками лицензиара на предприятии лицензиата, консультации лицензиара по почте, факсу, телефону или через представителей, назначаемых каждой из сторон. Касательно контроля отчетности, лицензиаты, как правило, обязаны направлять отчеты по выплатам роялти ежеквартально или ежегодно. Лицензиар также вправе требовать проверки предоставленных отчетов сертифицированными аудиторами или финансовым директором лицензиара. Составление и проверка отчетности обычно является существенной частью лицензионных отношений и требует поддержания полной и точной

¹²⁰ Philip Mendes, Partner, Innovation Law, Brisbane, License a patent or to assign it: the factors influencing the choice,ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm

¹²¹ Philip Mendes, Partner, Innovation Law, Brisbane, License a patent or to assign it: the factors influencing the choice, ВОИС, [Электронный ресурс], Режим доступа: свободный, октябрь 2012 г. http://www.wipo.int/sme/en/documents/license_assign_patent.htm

финансовой и производственной информации, относящейся ко всем продуктам, производству, продажам лицензиата.

На условия лицензионного договора существенно влияют законодательные нормы, предусмотренные антимонопольным законодательством государства. В зависимости от государства к запретным условиям могут относиться:

предписание лицензиату рыночных цен на лицензируемую продукцию;

требования закупки товаров или услуг, не имеющих отношения к объекту лицензии;

установление квот на производство;

условия, предполагающие раздел рынка;

сохранение контроля над деятельностью лицензиата по истечении срока действия лицензии;

запрет лицензиату заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью лицензиара;

Характеристики

Список файлов диссертации