1598086414-6cc4f0ce758fe042b705558985446a04 (805561), страница 30

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 30)

Этап 1.1. Изучение конъюнктуры рынка:

• состояние экономики страны потенциального лицензиата и тенденции ее развития;

• потребность рынка в продукте, использующем лицензируемый ОИС, емкость рынка;

• конкуренция на рынке, наличие конкурентных технологий, ОИС;

• возможная прибыль от использования лицензируемого ОИС.

Этап 1.2. Поиск возможного потенциального лицензиата исходя из целей лицензирования. Методы поиска:

• адресная реклама в виде распространения рекламных проспектов, рассылок предложений потенциальным партнерам;

• участие в специализированных выставках;

• размещение информации в специализированных базах данных;

• личные контакты;

• публикация статей в специализированных журналах.

Этап 1.3. Проверка состоятельности потенциального партнера.

Проверка осуществляется путем изучения документов публичной отчетности и запросов в компетентные органы с целью выявления правового положения, репутации, финансового положения фирмы, научно-технических, производственных, коммерческих и сбытовых возможностей фирмы.

Этап 1.4. Подготовка к проведению переговоров и подписанию предлицензионных и лицензионных соглашений. Прорабатывается:

• возможный план использования ОИС в деятельности потенциального лицензиата;

• проводится технико-экономическое обоснование купли-продажи лицензии;

• выбирается форма передачи ОИС;

• проводится оценка ИС и рассчитывается возможная цена лицензии.

Стадия 2. Переговоры с потенциальным лицензиатом и заключение предлицензионных соглашений:

1. Протокол о намерениях.

2. Договор о конфиденциальности.

3. Опционный договор.

Стадия 3. Заключение лицензионного соглашения и договоров, сопутствующих передаче технологии, ОИС :

• контракт на поставку комплектного оборудования;

• соглашение о создании объекта под ключ;

• соглашение о создании совместного предприятия, учредительный договор;

• договор коммерческой концессии (договор франчайзинга);

• договор о кооперации;

• и т.д.

В свою очередь, фирма, желающая приобрести права на ОИС должна пройти следующие стадии:

1). Выбор необходимой для развития предприятия технологии, ОИС.

2). Выбор подходящей среди существующих технологий, ОИС и потенциального лицензиара.

3). Оценка выбранной технологии – технико-экономическое обоснование закупки по лицензии.

4). Переговоры с потенциальным лицензиаром и заключение предлицензионных соглашений.

5). Заключение лицензионного соглашения и договоров, сопутствующих передаче технологии, ОИС.

Технико-экономическое обоснование продажи-закупки прав на ОИС по лицензии составляется в произвольной форме и включает следующие элементы:

1. Срок использования технологии, ОИС.

2. Технико-экономические характеристики конечного продукта, созданного с использованием ОИС.

3. Прогноз цен на конечную продукцию, прогноз объемов сбыта.

4. Спецификация сырья, комплектующих и т.п., необходимых для производства продукции.

5. Производственные мощности располагаемые и необходимые.

6. Необходимое для производства продукции оборудование, расходы на его приобретение, установку и содержание.

7. Требуемые полные капитальные вложения и оборотный капитал.

8. План финансирования.

9. Амортизация.

10. Производственные издержки.

11. ЧДД, оценка стоимости ОИС и цены лицензии.

12. Возврат капиталовложений.

По результатам технико-экономического обоснования делается вывод о целесообразности покупки/продажи лицензии и начале переговоров о заключении лицензионного соглашения.

13.3. Предлицензионные договоры и практика их применения

Приведенная далее последовательность предлицензионных договоров является в определенной степени условной. В реальной жизни они могут объединяться, либо какие-то из этапов могут оказаться ненужными. Однако нередки случаи, когда описанная последовательность договоров реализуется. При этом последующий договор может вступать в силу до истечения срока действия предыдущего договора в целом или в некоторых его положений. В этом случае не всегда удобно иметь разные, одновременно действующие договоры фактически по одному и тому же предмету. Целесообразно воспроизвести действующие положения предыдущего договора в последующем договоре и декларировать прекращение действия первого. В гражданском праве это называют прекращение обязательства новацией: «Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация)».

13.3.1. Протокол о намерениях

Не налагая конкретных обязательств, протокол фиксирует намерения сторон и содержит обычно план дальнейших переговоров. В литературе высказывалось мнение об его бесполезности именно из-за ненормативного характера. Однако, когда стороны еще не готовы принимать на себя конкретные обязательства, протокол о намерениях оказывается как раз тем документом, где могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон.

Протокол о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере.

Форма протокола о намерениях является произвольной, однако есть определенные разделы, которые договор должен обязательно содержать. Например, в преамбуле указываются стороны. Для юридических лиц это полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Последние состоят из наименования органа, осуществляющего регистрацию, ее номера и даты.

Преамбула обычно содержит определение возможностей сторон и целей, которые они ставят перед собой при вступлении в договорные отношения. Преамбула предворяет существенные положения договора и сама к таковым не относится. Поскольку протокол о намерениях не содержит конкретных обязательств сторон, преамбулу к нему можно назвать преамбулой в квадрате. Четкое определение в преамбуле возможностей и целей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (см., например ст.431 ГК)

13.3.2. Договор о конфиденциальности

Важнейшим моментом, предшествующим заключению лицензионного договора, является ознакомление предполагаемого партнера с объектом возможной лицензии. Здесь особенно легко допустить ошибки, которые негативно отразятся на решении о закупке лицензии. Эти просчеты состоят в преждевременном разглашении сведений об объекте лицензирования во время демонстрации образцов ОИС партнеру, на конференциях, на выставках , в печати, в процессе предварительных переговоров.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо тщательно продумать каковы должны быть допустимые объем и форма передаваемой предварительно информации, чтобы сущность изобретения , ноу-хау и т.д. не была бы раскрыта.

При ведении переговоров по поводу заключения лицензионного соглашения наступает момент, когда необходим обмен информацией, считающейся коммерческой тайной. Подобному обмену, еще до демонстрации лицензируемого объекта интеллектуальной собственности, должно предшествовать заключение договора о конфиденциальности передаваемой информации об объекте лицензирования. Этот договор предполагает передачу определенной в договоре информации и включает обязательства сторон по сохранению ее в тайне.

Аналогично соглашением о конфиденциальности ноу-хау защищается передаваемая коммерческая информация, коммерческие секреты в виде данных о финансировании, направлениях НИОКР, объемы капиталовложений фирм, о производственных мощностях, технологиях, используемых материалах, поставщиках, себестоимости производства, чертежи, формулы и т.п.

При передаче потенциальному лицензиару опытных образцов для анализа свойств и качеств ОИС с целью исследования рынков сбыта, необходимо заключить специальное соглашение об использовании опытных образцов, регулирующее объем использования этих образцов и правоотношения сторон.

Возможно объединение перечисленных договоров.

В договорах о конфиденциальности указывается:

1. Объем передаваемой информации: сущность изобретения, конкретные коммерческие секреты.

2. Обязанность получающей информацию стороны поддерживать режим конфиденциальности: сообщать ее только тем своим сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения которой она передаются. При этом необходимо предварительно связывать этих сотрудников обязательством неразглашения. Если предполагается копирование информации, договор зачастую предусматривает обязательство снабжать все копии соответствующим грифом.

3. Рекомендуется включать в договор о конфиденциальности недвусмысленную запись об отсутствии прав получателя информации на какое-либо ее использование, помимо предусмотренного договором.

4. Договор может включать взаимную передачу информации, представляющей коммерческую тайну сторон, и тогда соответствующие обязательства будут обоюдными.

5. Договор о конфиденциальности часто предусматривает передачу информации (в том числе заключенной в образах продукции, приборах, базе данных, программе) на определенных срок. В этом случае предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически неоправдан.

6. Может устанавливаться, что обязательства конфиденциальности сохраняются и после истечения оговоренного срока. В то же время несправедливо требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. Поэтому в договор включают положение о прекращении обязательств конфиденциальности в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем, ставшей общеизвестной в результате его действий или из независимых источников.

Образец договора о конфиденциальности приведен в Приложении 13.1 к данному разделу.

Практика показывает, что некоторые партнеры пытаются получить информацию без последующего заключения лицензионного соглашения. Используются разные способы.

1. Уклонение в ходе переговоров заключения договора о конфиденциальности.

2. Попытки получить информацию от сотрудников компании при личных контактах.

3. Формулирование различных по объему обязательств в области раскрытия информации.

4. Отсутствие в договоре определения содержания конфиденциальной информации.

5. Занижение сроков действия договора о конфиденциальности. Срок действия не должен быть меньше 5-7 лет.

6. В договор о конфиденциальности вносится пункт об автоматическом расторжении договора о конфиденциальности через 1 год.

13.3.3. Опционный договор

Может случиться, что ознакомление партнера с информацией или образцами, переданными ему на условиях договора о конфиденциальности, хотя и укрепило его намерении иметь соответствующую технологию, но оказалось недостаточным для принятия окончательного решения. Нередко требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в условиях покупателя. В этом случае стороны заключают опционный договор.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключение контракта и т.п. в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности зачастую коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора. Поэтому в этой сфере опцион обычно означает первоочередное право.

В гражданском законодательстве РФ опцион называют предварительным договором. Установлено, что по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Характеристики

Список файлов лекций