Тема (8) (Лекции 2)

Тетрадь для студентаТема 8Трансфертехнологийи лицензирование*************Университет ИТМО,начальник департамента проектнойи инновационной деятельности*************Университет ИТМО,начальник юридическогоуправления101Тема 8 Трансфер технологий и лицензирование1 доллар тому — кто придумал,10 долларов тому — кто сделал,100 долларов тому — кто продал.Американская поговоркаО чем эта тема?Важнейшим, хотя и недооцененным пока в Россиипутем коммерциализации технологий являетсямеханизм трансфера технологий и лицензирование.

При наличии в проекте интеллектуальнойсобственности бизнес-модель может строитьсяна коммерческой передаче прав на технологиюдругим субъектам хозяйствования, которым ее использование может принести доход. В этой главевы получите ответы на следующие вопросы: какопределить целесообразность передачи разработки другим лицам (возможно — вашим конкурентам)? Как узнать, сколько стоит разработкаи за какую цену «продавать» лицензию? В какомслучае использовать механизм заказного НИОКР,а в каком — «продажу» лицензии?Тема состоит из следующих разделов:1.Что такое трансфер технологий? Какую рольв нем играет лицензирование?2.Типы лицензирования интеллектуальной собственности и их применение.3.Расчет цены лицензии и виды платежей.Изучив данную тему, вы сможете полноценно использовать лицензирование интеллектуальной собственности как механизм продаж в вашем проекте.1.

Что такое трансфертехнологий и какуюроль в нем играетлицензирование?1 В принципе, возможны три основных сценария коммерциализации технологий и компетенций:1. Коммерциализация через лицензирование технологии. В данном случае предметом сделки по коммерциализации являетсятехнология или разработка, отчуждаемая в виде патента, ноу-хауили иных форм передачи прав на технологическую информацию.2. Коммерциализация через инновационный продукт.

В этойситуации компетенции или разработки команды проекта реализуются в виде производства и продаж инновационного продуктачерез стартап.3. Коммерциализация через контрактный НИОКР. В этом случае формат сделки по коммерциализации представляет собойНИОКР-контракт, и «продается» не разработка или продукт, а компе1102Учебное пособиеИзучая теоретическую часть вопроса, вы можетестолкнуться с тем, что трансфер технологий определяют очень широко — как распространение навыков,знаний, технологий, методов производства, образцови объектов производства между промышленностью,университетами, правительствами и другими организациями для того, чтобы сделать научные и технологические достижения доступными более широкомукругу людей, которые смогут в дальнейшем развивать и использовать эти технологии.При этом под коммерциализацией в этом контексте понимается процесс «продажи» лицензии наинновацию (продукт или процесс), разработаннуюв университетской или государственной лаборатории, частной компании в целях ее коммерческогоразвития.Чтобы избежать смешения понятий «инновации»,«трансфер технологий» и «коммерциализация», мывоспользуемся определением Ассоциации университетских менеджеров по трансферу технологийСША (а США — одна из наиболее продвинутых натекущий момент стран в части лицензированияинтеллектуальной собственности).Под трансфером технологийпонимается формальная передачаправ на использование и коммерциализа­цию новых изобретений и инноваций отсубъекта, выполняющего научные исследо­вания, третьей стороне2.В соответствии с первоначальным значениеманглоязычного термина “transfer” это означаетсобственно процесс передачи технологии (либо,тенция команды.

Каждый сценарий имеет свои особенности в планепоиска клиентов, формирования коммерческого предложения,проведения переговоров и заключения сделки.Второй сценарий вам предстоит изучить в рамках Темы 9. Третий —в рамках Темы 10. Здесь мы рассматриваем первый сценарий  —рансфер технологии через лицензирование. Сайт Association of University Technology Managers [Электронный ресурс]. URL: www.autm.net/.2Тетрадь для студентакак это чаще всего бывает, «сырого» результатанаучных исследований, требующего доработки)получателю, а уже роль получателя заключаетсяв дальнейшем распоряжении полученной технологией, ее промышленном освоении.О правовых формах коммерциализации интеллектуальной собственности вы узнали многое изТемы 7. С точки зрения экономики инновационногопроекта наиболее оптимальными являются следую­щие форматы коммерческого трансфера технологий (при том что трансфер технологий бываетгоризонтальный и вертикальный, коммерческийи некоммерческий, прямой и непрямой, внутристрановой и международный и т.

д.).Формат 1Отчуждение исключительного права на результатинтеллектуальной деятельности (по договору оботчуждении исключительного права) или предоставление права использования такого результата полицензионному или сублицензионному договору —в случае когда у вас уже есть разработка, охраняемая законом в качестве объекта интеллектуальнойсобственности, и на нее имеется «покупатель».Как вам известно из Темы 7, юридически интеллектуальную собственность, ввиду ее нематериальности и связанных с этим особых юридическихсвойств, нельзя «продать», подобно вещи. Но, обладая имущественным правом на охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности илисредство индивидуализации, можно этим правомпользоваться для извлечения доходов.

Имея исключительное право на почти любой объект интеллектуальной собственности (кроме таких средствиндивидуализации, как фирменное наименованиеи наименование места происхождения товара),можно не только самому использовать этот объектлюбым способом, который не запрещен законом,но и предоставлять такое право другому лицу илилицам на основании договора, в том числе за платуили иное встречное предоставление. Такой договор называется лицензионным.Отчуждая (в том числе за плату, т.

е. «продавая»)свое исключительное право на объект интеллектуальной собственности, вы сами полностьюлишаетесь его.Лицензирование (от лат. licentia —разрешение, дозволение) — пре­доставление правообладателем (обладате­лем исключительного права на объектинтеллектуальной собственности) — лицен­зиаром — прав использования данногообъекта интеллектуальной собственностидругому лицу — лицензиату — в пределахи на условиях, оговоренных лицензионнымдоговором. По общему правилу лицензиарне лишается права использовать «свою»интеллектуальную собственность самостоя­тельно, а также предоставлять право ееиспользования иным лицензиатам.Сублицензирование — предостав­ление лицензиатом прав использо­вания объекта интеллектуальной собствен­ности другому лицу — сублицензиату —в пределах и на условиях, оговоренныхсублицензионным договором.

Возможнос письменного согласия лицензиара, в томчисле если такое право (право предоставлятьсублицензии) предусмотрено в лицензион­ном договоре между лицензиаром и лицен­зиатом. Лицензиат не может предоставитьсублицензиату больше прав на использова­ние объекта интеллектуальной собственно­сти, чем он имеет сам от лицензиара! Субли­цензионный договор, заключенный на срок,превышающий срок действия лицензионногодоговора, считается заключенным на срокдействия лицензионного договора.Формат 2Выполнение R&D (НИОКР) по заказу и передачарезультатов заказчику в соответствии с условиямидоговора (соглашения, контракта) — в случае еслипотенциальный «покупатель» ставит задачу, решения которой на текущий момент не существует.Следует иметь в виду, что принадлежность интеллектуальных прав на результаты таких работ,если они охраняются в качестве интеллектуальной собственности, по умолчанию определяетсязаконом дифференцированно — в зависимостиот вида объекта, а также от того, предусматривали ли данные работы создание этого объекта, либо он является «побочным» результатомвыполнения работ1.

В связи с этим настоятельнорекомендуется уделять этому вопросу вниманиезаранее, оговаривая его в договоре (контракте,соглашении).Формат 3Научно-технологическое консультирование, выполняемое по заказу сторонних лиц, — в случаенеобходимости сопровождения, например,1 В российском законодательстве об этом см.: Гражданскийкодекс Российской Федерации (ГК РФ), п. 3 ст.

772, ст.ст. 1296–1298,ст.ст. 1371–1373 [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru.103Тема 8 Трансфер технологий и лицензированиеКоммерциализация интеллектуальной собственностиВариант 1:Предоставление прав на уже существующийобъект интеллектуальной собственностиОтчуждение исключительногоправаЛицензированиеВариант 2:Заказной НИОКР(R&D), правана результатыкоторого (в томчисле на объектыинтеллектуальнойсобственности)приобретаетзаказчикВариант 3:Научнотехнологическоеконсультирование привнедрении инновацииРисунок 1. ВАРИАНТЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИпроцесса внедрения научно-технологическойразработки на промышленном предприятии.Форматы 2 и 3 являются близкими и будут рассмотрены и проработаны в Теме 10.

В рамках настоящей темы мы проработаем первый формат —предоставление возможности использования ужеготового, созданного объекта интеллектуальнойсобственности третьим лицам.По сути дела, лицензирование является специфической бизнес-моделью для технологического проекта. Чаще всего такая бизнес-модель применяетсякрупными корпорациями, выделяющими конкретную технологию не в отдельный бизнес по моделиспин-оффа, а передающими права на разработку,не составляющую приоритет для корпорации,третьему лицу для использования.обеспечение правовой охраны интеллектуальнойсобственности1.Зачем использовать бизнес-модель«Лицензирование»?Важно, что стратегия лицензирования должнаявляться составной частью вашей (вашей компании)IP-стратегии инновационного проекта и в целомстратегии вашей (вашей компании) инновационнойдеятельности.Такая бизнес-модель является оптимальнымвариантом извлечения дохода из продуктов, сервисов и технологий, не составляющих ключевуюсуть вашего бизнеса, но на которые ваша компания уже направила серьезный ресурс в частирасходов на R&D, патентование, исследованиярынка и т.