35118 (Вибір між патентною охороною та засекречуванням), страница 2

Відстоювання комерційної таємниці звичайно коштує дешевше. Оцінено, що в середньому судовий розгляд за позовом про складну технологічну комерційну таємницю коштує на одну-дві третини менше, ніж аналогічна справа про складну технологію, що містить патент.

Можливість впливати на порушника. Власник патенту може домогтися постанови суду про припинення діяльності, що порушує його права, а також може подати позов про відшкодування збитків, щоб компенсувати втрачені прибутки, і вже в крайньому випадку йому надається компенсація в сумі, що складає, в межах розумного, авторський гонорар із продажів (роялті). Крім того, якщо з'ясується, що компанія-порушниця свідомо й навмисно порушувала патентні права, суд може зажадати від неї відшкодування збитку, завданого правовласникові, У разі комерційної таємниці, якщо тільки власник доведе її існування, може бути визнаний факт дійсної крадіжки або, за певних обставин, факт наявності погрози крадіжки комерційної таємниці. Крім того, власник комерційної таємниці може подати позов про відшкодування збитків, яких зазнав у результаті дійсної втрати, спричиненої крадіжкою комерційної таємниці. Проте, на відміну від власників патенту, яким гарантована розумна сума відшкодування збитку, стягнута з порушників, власникам комерційних таємниць значно складніше домогтися гарантій відшкодування завданого збитку.

Чи є технологія піонерською. Якщо інновація є піонерською технологією, варто забезпечити патентну охорону. Патентні формули можуть бути доволі широкими, охоплюючи основні характеристики цієї піонерської технології. Якщо формули широкі за охопленням, то технології, розроблені іншими й засновані на запатентованій піонерській технології, будуть, найімовірніше, порушувати патентні права. Як приклад можна розглянути, яке значення мало одержання первісного патенту на перший кінескоп або на основну конструкцію транзистора, або на замінник цукру.

З іншого боку, якщо інновація є простим удосконаленням у якій-небудь переповненій технологічній галузі, патентна охорона може бути не настільки цінним. Отже, в цьому випадку охорона комерційною таємницею може стати більш економічним рішенням.

Чи готовий ринок. Якщо ринок не готовий для певної технології, не потрібно намагатися одержати патентну охорону негайно. У технологічних інноваціях, що далеко випереджають наявні на ринку товари, термін дії патентної охорони може закінчитися перш ніж ринок встигне за ними. Є безліч причин того, чому ринок відстає від технології. Наприклад, нова технологія може бути занадто дорогою, при цьому будуть доступні дешевші альтернативи. Товари (нові або старі), що необхідні для підтримки нової технології, можуть бути ще недостатньо адаптовані до неї. Кінцевий користувач може бути непідготовленим до того, щоб використовувати нову технологію без додаткових зусиль.

Якщо ринок не готовий, доцільніше зберегти нову технологію як комерційну таємницю та продовжити її доведення й удосконалення. Коли ринок буде готовим, можна спробувати одержати патентну охорону. Небезпека зволікання полягає в тому, що інші можуть забезпечити собі патентні права, випередивши того, хто зробив винахід раніше, тому що "секретний" винахід не може унеможливити патентоздатність "повторного винаходу", зробленого будь-ким іншим.

Потенціал ліцензування. І комерційні таємниці, і патенти можна продавати за ліцензійним договором іншим компаніям. Однак є одна істотна відмінність між ліцензіями на комерційну таємницю та патентні ліцензії. Патент може бути ліцензованим на термін, що не повинен перевищувати термін дії патенту. Комерційні таємниці можна ліцензувати на невизначений термін, навіть якщо Цей секрет пізніше відкривається світові.

Приклад. Зазначену відмінність можна проілюструвати справою про лістерин. Дж. Дж. Лоуренс, винахідник Listerme®, ліцензував цю секретну формулу компанії "Warner-Lambert Pharmaceutical* (WL) у 1881 році в обмін на роялті від продажів лістерину. До 1949 року формула стала відомою громадськості, тому що була опублікована в багатьох професійних журналах. Компанія WL пред'явила судовий позов проти спадкоємців Дж. Дж. Лоуренса, заявляючи, що вона більше не зобов'язана сплачувати роялті за комерційну таємницю, що стала надбанням гласності. Суд прийняв рішення на користь спадкоємців Лоуренса і зобов'язав WL продовжувати виплати за використання лістерину доти, поки компанія реалізує цей продукт на ринку.

Можна припустити, на основі рішення суду, що й сьогодні, хоча пройшло вже понад 100 років після набуття чинності ліцензії на цю комерційну таємницю, компанія WL усе ще виплачує за використання ліцензії на лістерин. Тому термін дії ліцензій на комерційні таємниці не потрібно обмежувати, як у разі з ліцензіями. На практиці більшість ліцензіатів комерційних таємниць (компанії, що беруть ліцензію на секретну технологію) знають про наслідки, що описані в справі про лістерин. Тому сучасні ліцензіати, безумовно, не підуть на те, щоб допустити можливість невизначеного терміну дії ліцензії, яку беруть. Проте цей термін може бути тривалішим за термін дії патенту.