35118 (Вибір між патентною охороною та засекречуванням)

Вибір між патентною охороною та засекречуванням

В кінці XIX століття одна невелика компанія відкрила новітню формулу складу напою. Відкриття порушило перед цією невеликою компанією питання про прийняття одного дуже важливого рішення: чи варто їй патентувати нову формулу або зберегти формулу у вигляді комерційної таємниці? Невелика компанія прийняла правильне рішення й зберегла формулу в комерційнім таємниці. І донині, хоча пройшло понад 100 років, громадськість досі не знає, які інгредієнти входять у популярний напій під назвою "Кока-кола". У результаті корпорація "Кока-кола" стала мегакомпанією з ринками збуту в усьому світі. Однак якби вона запатентувала цю формулу, багато компаній могли б законно скопіювати її ще багато десятиліть тому по завершенні терміну дії патенту. Рішення зберегти формулу кока-коли як комерційну таємницю важко переоцінити, тому що воно дотепер залишається одним з видатних рішень у сфері бізнесу всіх часів.

Вибір між патентною охороною і засекречуванням лише в поодиноких випадках матиме (якщо взагалі будь-коли матиме) таке ж комерційне значення, як аналогічне рішення у випадку з напоєм "Кока-кола". Проте важливо побачити розходження між двома видами охорони та переваги кожного виду. Патентування, пов'язане з публікацією опису об'єкта охорони, і засекречування - несумісні. Може бути обрано лише один вид охорони - комерційна таємниця або патент.

У виборі між патентуванням і засекречуванням зазвичай керуються аналізом таких чинників [70]:

Чи є доступною патентна охорона. Очевидно, компанія повинна передусім визначити, чи є доступною патентна охорона для певного об'єкта, перед тим як проводити аналіз решти чинників. Якщо об'єкт охорони не задовольняє юридичних вимог (новизна, винахідницький рівень і промислове застосування), то він є непатентоздатним і може бути збереженим як комерційна таємниця. Аналіз нижченаведених чинників у такому разі втрачає зміст.

Природа об'єкта охорони: чи можна його тримати в секреті. Об'єкт, що його можна легко виявити за допомогою вивчення товару або його розбирання, не підійшов би бездоганно для захисту комерційною таємницею. Конкуренти можуть просто купити цей товар і швидко знайти й вивчити новий об'єкт.

Такі товари варто охороняти, якщо взагалі слід це робити, патентом. З іншого боку, винаходи, що не є легко виявленими шляхом "розбирання", можуть бути краще захищені як комерційні таємниці. Наприклад, нові технологічні процеси можуть бути краще захищені законами про комерційну таємницю, тому що їх важко знайти при розбиранні готової продукції й можна таємно використовувати протягом періоду, що перевищує термін дії патенту.

Очікуваний період тривалості життя технології. Технологія, яка швидко розвивається, може краще підходити для захисту комерційною таємницею. Технологія, що застаріє за менш ніж 18 місяців, не дотягне до виходу патенту через відносно тривалу процедуру одержання правової охорони через патентне відомство. Якщо широкі за охопленням патентні формули не можуть бути написані так, щоб охопити й наявну технологію, й удосконалену, можливо, краще використовувати капітал для збереження технології як комерційної таємниці, ніж вкладати його в патент.

Розгляньмо, наприклад, область напівпровідникової пам'яті, яка швидко розвивається. Пристрій пам'яті та способи її організації змінюються дуже швидко в міру вдосконалення технології. Якщо об'єкт охорони є чимось, що його можна захистити патентом із широким охопленням формули, наприклад, новою організацією структур пам'яті високої щільності, тоді об'єкт може бути краще захищений патентом. З іншого боку, якщо об'єкт охорони є новим способом збирання для однієї специфічної схеми пам'яті, що за рік виявиться застарілою, цей об'єкт може краще підійти для захисту комерційною таємницею.

До патентної охорони висуваються більш суворіші юридичні вимоги, ніж до засекречування. Практично всі об'єкти придатні для захисту комерційною таємницею. Об'єкт охорони повинен містити мінімальну новизну, але вимога до новизни в разі комерційної таємниці далеко не така сувора, як у випадку з патентом. Для визнання наявності комерційної таємниці об'єкт охорони повинен бути засекреченим компанією, мати цінність для компанії в силу невідомості третім особам і бути предметом зусиль з утримування його в таємниці. Компанія може з більшою легкістю визначити свої власні комерційні таємниці й задовольнити юридичні вимоги, пропоновані до їх захисту комерційною таємницею, ніж задовольнити об'єктивну вимогу патентного експерта з виконання критеріїв патентоздатності.

Наявність виключних прав

Патенти забезпечують виключні права, тоді як комерційна таємниця не забезпечує такої охорони. Патент передбачає право відсторонити інших від виготовлення, використання або продажу винаходу на території його дії. Це право забороняє виготовляти, використовувати або продавати винахід навіть тим, хто в подальшому незалежно винайде цей самий об'єкт. На противагу цьому, комерційна або службова таємниці лише дають право зберігати зміст засекреченої інформації в таємниці, тобто зберігати комерційні інтереси компанії.

Комерційна таємниця не запобігає можливостям на законній підставі незалежного розкриття іншими певного технічного рішення або розбирання певного товару з метою виявлення комерційної таємниці. До речі, наступний винахідник може одержати патентну охорону на винахід, який хтось придумав раніше й засекретив. Більше того, в цьому разі новий патентовласник вправі зупинити виготовлення, використання або продаж раніше засекреченого об'єкта попередньому власникові комерційної таємниці. Порівняння юридичних вимог у випадку охорони винаходу патентом або комерційною таємницею представлено в табл.3.2

На жаль, щойно комерційна таємниця випадково або шляхом розбирання товару виявляється, форма правової охорони шляхом засекречування зникає. Хоча тривалість життя середньостатистичної комерційної таємниці оцінити дуже важко (якщо взагалі можливо), є думка, що середня тривалість її життя становить приблизно три роки.

Витрати на одержання та підтримку охорони. Одержувати та підтримувати в силі дорожче патенти, ніж комерційну таємницю.

Витрати на охорону комерційної таємниці містять у собі лише витрати, пов'язані з організацією й реалізацією політики компанії з охорони інформації, що становить комерційну таємницю. Тому комерційні таємниці можуть мати меншу собівартість у разі правильної організації заходів щодо засекречування, зокрема й здійснення формальних підтверджувальних кроків зі збереження об'єкта охорони в секреті.

Водночас потрібно мати на увазі, що витрати компанії, пов'язані з організацією й реалізацією політики з охорони інформації, що становить комерційну таємницю, містять у собі істотні витрати зі забезпечення організаційних і технічних засобів збереження таємниці. Якщо в компанії ці питання вже вирішено, то додаткових витрат із засекречування чергової цінної інформації не буде потрібно.

У малих інноваційних компаніях, як правило, все робиться в режимі жорсткої економії на накладних витратах, тому організаційні й технічні заходи щодо збереження в таємниці ще не тільки не здійснено, але й не розроблено.

Таблиця 2. Порівняння юридичних вимог у разі охорони винаходу патентом або в режимі комерційної таємниці

Водночас потрібно мати на увазі, що витрати компанії, пов'язані з організацією й реалізацією політики з охорони інформації, що становить комерційну таємницю, містять у собі істотні витрати зі забезпечення організаційних і технічних засобів збереження таємниці. Якщо в компанії ці питання вже вирішено, то додаткових витрат із засекречування чергової цінної інформації не буде потрібно. У малих інноваційних компаніях, як правило, все робиться в режимі жорсткої економії на накладних витратах, тому організаційні й технічні заходи щодо збереження в таємниці ще не тільки не здійснено, але й не розроблено.

Обсяг прав. Право на винахід не більше за те, що визначено в змісті формули винаходу. На противагу цьому комерційна таємниця не обмежується будь-якою формулою. Компанія може заявити як комерційну таємницю практично будь-яку інформацію за умови, що ця таємниця має цінність для компанії, не є загальновідомою для інших осіб і її свідомо охороняють. Це дає власникові комерційної таємниці дещо більшу свободу дій при визначенні правової охорони результатів своєї інтелектуальної діяльності, ніж це дозволяють зробити вимоги до патентування.

Можливість здійснювати контроль за дотриманням прав. Здійснювати контроль за патентними правами легше, ніж за правами на комерційну таємницю. Кожен патент точно встановлює обсяг прав на охоронювану інтелектуальну власність у відповідній формулі винаходу. Якщо є патент на товар або його складову частину, власник патенту може просто досліджувати наявні на ринку товари, щоб з'ясувати, чи порушують вони патент.

Про порушення прав щодо патентів на визначений спосіб виробництва товару довідатися набагато складніше, тому що найчастіше патентовласник не в змозі з'ясувати, в який спосіб було зроблено кінцевий продукт, наявний на ринку. І все ж таки патентне законодавство сприяє власникові патенту в здійсненні контролю за патентами на спосіб. Закон припускає, що має місце порушення прав на запатентований спосіб, якщо суд знайде, що цей товар, імовірно, був виготовлений запатентованим способом, а власник патенту робив розумні спроби, щоб визначити, який спосіб був насправді використаний у виробництві товару.

Комерційна таємниця зазвичай у деталях не визначається. Отже, процес аналізу товару на ринку, з метою визначення, чи використовує цю комерційну таємницю яка-небудь інша компанія, є ускладненішим. Навіть якщо комерційну таємницю використовують, Довести, що одна компанія нечесно заволоділа комерційною таємницею іншої компанії, часто буває неможливо.

Ризик втрати прав

Ризик втрати прав на комерційну таємницю на багато вищий за ризику втрати патентних прав. Права на засекречену інформацію можуть бути втрачені просто через ненавмисне розкриття. Одне випадкове розкриття таємниці з вини службовця може призвести до безповоротної втрати комерційної таємниці компанії. Комерційна таємниця може бути також загублена через незалежне розбирання товару.

Патент може бути втрачений тільки в тому разі, якщо пізніше він буде визнаний недійсним відповідно до закону. Будучи один раз виданим, патент протягом встановленого законом терміну вважається дійсним, якщо до патентного відомства продовжують надходити платежі за його підтримку. Однак наявність і обсяг патентних прав можуть бути оскаржені в суді або через спеціальні процедури повторної експертизи.

Законність патенту найчастіше піддається перевірці або при позові за фактом порушення, або при проведенні повторної експертизи. У разі позову за фактом порушення сторона, до якої пред'являється позов про порушення патенту, майже завжди будує свій захист на обґрунтуванні того, що патент позивача не дійсний. Такий захист здійснюється незалежно від доводів на користь того, що не було ніякого порушення. Сторона, обвинувачувана в порушенні, часто в агресивній формі висуває проти власника патенту зустрічний позов, домагаючись проведення повторної експертизи з обліком деяких заново виявлених зразків попередньої техніки (таких як інші патенти або публікації), яких не було в експерта під час первісної експертизи винаходу.

Патент може бути визнаний нездатним до відстоювання прав як законний інструмент, наприклад, через несплату вчасно мита на його підтримку або через невдачі в обстоюванні патентних прав у боротьбі проти іншого відомого порушника протягом певного часу. Під час патентного діловодства передбачається, що патент є дійсним. Спочатку власникові патенту не потрібно доводити його законність. Натомість обвинувачуваний у порушенні обтяжений доказом того, Що патент не дійсний. Власникові патенту необхідно лише довести, Що було порушення патенту.

На власниках комерційних таємниць споконвічно лежить додатковий тягар доведення їх існування. Якщо вони впорались із цим, то зобов'язані ще довести, що їхню комерційну таємницю було нечесно взято або привласнено.

Витрати на обстоювання прав. Якщо компанія-порушниця відмовляється придбати ліцензію або власник патенту вирішує не ліцензувати патент, то відстоювання патентних прав зазвичай передбачає судовий розгляд. Відстоювання патентних прав, як правило, дороге заняття. Складний характер технології, складності, що виникають із застосуванням законів про патентування, і величезний обсяг розслідувань, необхідних для виявлення відповідних фактів, - усе це сприяє тривалому й дорогому судовому розглядові. На розгляд можуть знадобитися роки, і позивач може понести істотні витрати на доказ того, що патент є законним і товар порушника йому шкодить. Тому позови про порушення патенту подаються, як правило, якщо обсяг угод, якими порушувалися права, перевищує прогнозовані судові витрати. Юридичний позов з відстоювання патентних прав цілком може викликати оплату гонорарів юристів і судових мит на рівні $1 000 000. Таких прикладів у світовій практиці чимало.