31668 (Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок)

Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

Збіг інтересів інвестора та розроблювача з приводу потреби надійної охорони прав на інтелектуальну власність зовсім не обов'язково призводить до єдиного розуміння, кому саме з них доцільніше бути власником цих прав. Сторона інноваційного проекту, що фінансує, для одержання доходів від інвестицій і вилучення конкуренції зацікавлена в тому, щоб мати право власності на всі результати, які будуть отримані в перебігу реалізації проекту. Крім того, сторона, що фінансує, прагне мати доступ до всіх результатів, що їх отримав розроблювач раніше і які можуть знадобитися для роботи. Причому зі зростанням витрат на виконання проекту інтереси інвестора виражатимуться в бажанні одержати виняткові права на всі взагалі результати розроблювача, використовувані в проекті.

Для творців технології підхід "хто платить, той і замовляє музику" на ранніх стадіях інноваційного проекту не може бути прийнятним. Недооцінене, а тим більше, безоплатне передання результатів досліджень породжує несправедливі відносини партнерів, що завжди призводить до розвитку конфлікту та недосягнення цілей проекту. Передача всіх прав інвесторові при неотриманні комерційно значущих результатів і припиненні фінансування блокує можливість подальших розробок і заважає пошукові інших потенційних інвесторів. Усе це підпадатиме під дію прав, уже переданих раніше стороні інноваційного проекту, що здійснює фінансування.

Для дослідників і розроблювачів права на інтелектуальну власність найчастіше є взагалі єдиним видом власних активів. Життєздатність науково-технічних організацій залежить безпосередньо від можливості розвитку дослідницької роботи, одержання для її проведення нових замовлень. Будь-які обмеження в застосуванні отриманих результатів перешкоджають проведенню досліджень у нових напрямках. Тим більше, що інвестор не схильний при фінансуванні дослідницької частини інноваційного проекту платити більше, ніж сума відшкодування прямих витрат. Виграти на розвиток потенціалу науково-технічної організації, особливо в разі припинення подальшого фінансування технології за проектом, що комерціалізується, залишаються не відшкодованими. Тому проблема справедливого регулювання питань інтелектуальної власності на ранніх стадіях інноваційних проектів з урахуванням законних інтересів сторін, одна з яких фінансує, а друга робить творчий внесок - досить актуальна.

Приклад. В оборонному НДІ кілька років тому в рамках одного з договорів було розроблено вдалу комп'ютерну програму "прошивання" контролера перед встановленням його в блок керування. Договір було присвячено розробленню спеціального пристрою, але технічне завдання не містило в собі розробку програми "прошивання". Це було одним з додаткових результатів, що був переданий у Дослідному зразку спеціального пристрою без розкриття змісту самої програми. Права на науково-технічну продукцію в договорі взагалі не обумовлені.

Пізніше група розроблювачів, що виконувала цей договір, створила мале підприємство, яке почало виконувати замовлення на Виготовлення контролерів для різних цивільних цілей. Вдалу програму, що має кілька рівнів технічного захисту, стали широко використовувати.

Колишній замовник з Міноборони теж звернувся до малого підприємства. З'явилися замовлення на створені раніше блоки керування. Тільки колишні розробники виявилися найбільшою мірою здатними виробляти й налагоджувати цю продукцію. Однак тепер замовник вимагає передати йому всі права на документацію, на основі якої випускаються блоки керування. Розроблювачі не хочуть втратити нове замовлення, але й віддати вдалу програму вони теж не хочуть, побоюючись, що замовлення передадуть у підвідомчі організації.

Яку стратегію оформлення своїх прав можна було б рекомендувати розроблювачам? Як їм найдоцільніше використовувати свої права?

Звичайно, розроблювачі повинні зареєструвати свої виключні права на програму й тільки тоді виходити на переговори з замовником із Міноборони. Причому краще зареєструвати права на інтелектуальну власність двічі: зареєструвати програму для ЕОМ і подати до патентного відомства заявку на винахід на спосіб і пристрій для перетворення сигналу. Ставши правовласником об'єкта авторського права та об'єкта патентного права, розроблювачі зможуть на переговорах обстоювати вигідні умови передачі прав на використання цих двох об'єктів права інтелектуальної власності.

Інноваційний продукт, що є результатом виконання інноваційного проекту й науково-дослідною і дослідно-конструкторською розробкою нової технології чи продукції з виготовленням експериментального зразка або дослідної партії, відповідає таким вимогам:

а) він є реалізацією об'єкта права інтелектуальної власності, на які виробник продукту має державні охоронні документи чи одержані від власників цих об'єктів права інтелектуальної власності ліцензії. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути визначальним для цього продукту;

б) розроблення продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень;

в) в Україні цей продукт вироблено вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

У разі відповідності науково-технічної продукції вимогам, що висуваються законодавством про охорону інтелектуальної власності, актуальним стає питання про суб'єкта прав на такі результати. Питання про суб'єкт прав на результат інтелектуальної діяльності підлягає врегулюванню в договорі про створення науково-технічної продукції між сторонами договору. Залежно від того, за ким закріплюються права на науково-технічні результати, виникає проблема правомірності комерційної реалізації цих результатів тією або іншою стороною договору.

Під умовами використання результатів НДДКР варто розуміти обсяг і способи використання, а також умови розпоряджання сторонами договору їхніми правами шляхом видачі дозволу на використання результатів третім особам або поступка прав на них.

На практиці є різні варіанти розподілу прав на результати НДДКР.

У договорі підлягають врегулюванню питання, пов'язані з правами на створені і/або використані в процесі виконання НДДКР охороноздатні технічні, художньо-конструкторські та інші рішення. Зокрема, в договорі варто зафіксувати умови правової охорони таких рішень і передання прав на результати, що дістали правову охорону. При створенні нової інтелектуальної продукції можливе використання в ній раніше отриманих результатів. Розподіл прав у цьому разі залежить від того, чи забезпечені раніше створені результати правовою охороною, кому належать права на ці результати, чи не минув термін їхньої правової охорони.

Питання передачі науково-технічної продукції, зокрема й обороноздатних результатів вирішуються одночасно з її створенням, тобто регламентуються одним договором - договором на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Це виправдано в тих випадках, коли створення науково-технічної продукції не пов'язане з закріпленням виключних прав за будь-якою стороною договору. В разі закріплення виключного права на науково-технічну продукцію за стороною договору її використання другою стороною договору й іншими особами Можливе на підставі додаткової угоди, наприклад, ліцензійної.

Після уточнення й обліку власної інтелектуальної власності учасники інноваційного проекту повинні домовитися про обсяги прав на спільну ділову інформацію, що буде отримана при об'єднанні творчого та фінансового внесків сторін. Необхідно домовитися про умови розподілу доходів при використанні отриманих результатів і про порядок обов'язкового узгодження між учасниками проекту умов передання спільних результатів третім особам. Інакше виникають глибокі суперечності при розподілі доходу від реалізації нової технології або нового товару.

Майбутній комерційний успіх значною мірою пов'язаний з організацією ділової взаємодії учасників при виконанні інноваційного проекту.

Одним з варіантів комерціалізації ОПІВ є передача прав на ОПІВ, створених у НДІ, малому підприємству, іноді спеціально для цього створеному, для подальшого виробництва продукції з використанням цього ОПІВ.

Передача результатів досліджень, розподіл прав інтелектуальної власності між НДІ і малим підприємством, а також розподіл доходів між ними при комерціалізації отриманих результатів, у світовій практиці ґрунтуються на виділенні внесків партнерів. Під внесками НДІ і малого підприємства розуміється насамперед використовувана в проекті інтелектуальна власність учасників, так звана базова інтелектуальна власність. Під базовою інтелектуальною власністю мається на увазі право кожної зі сторін на отримані раніше незалежно одна від одної або самостійно придбані результати науково-технічної діяльності, об'єкти права інтелектуальної власності, комерційні таємниці та інші результати інтелектуальної діяльності. Причому передбачається, що участь у проекті не може тлумачитися як право кожної зі сторін на використання базової інтелектуальної власності іншої сторони поза рамками спеціальної угоди.

Базова інтелектуальна власність може використовуватися в проекті без компенсації з боку власника, всі інші випадки її використання обговорюються за спеціальною угодою. Тому кожен факт використання наявної в малому підприємстві та НДІ інтелектуальної власності на стадії доробки нової продукції слід уточнювати заздалегідь або відразу після використання, але це повинно стати взаємним зобов'язанням від початку спільної роботи. Зазвичай такі узгодження не повинні стати вадою в практичній роботі.

Під проектною інтелектуальною власністю розуміються права, що стосуються результатів науково-технічної діяльності, об'єктів права інтелектуальної власності, комерційної таємниці, що були створені вперше або зібрані з наявних частин у процесі виконання інноваційно-орієнтованого проекту.

За винятком випадків, які зазначаються в спеціальній угоді, володіння проектною інтелектуальною власністю віддається стороні, чий персонал перший фактично довів предмет обговорення до практичної реалізації, в цьому випадку ця сторона від свого імені й за свій рахунок може здійснювати правову охорону такого об'єкта. Спільно створена проектна інтелектуальна власність належатиме всім учасникам проекту до укладання письмової угоди про протилежне. Мале підприємство зазвичай має право першого вибору на спільно створену проектну інтелектуальну власність.

Доходи або прибуток від будь-якого продукту, процесу чи якогось нововведення, створеного спільно на кооперативній основі, розподіляються між малим підприємством і НДІ відповідно до спеціальної угоди. Витрати й інші зобов'язання, що пов'язані з удосконаленням і маркетингом будь-якого продукту, процесу або якогось нововведення, також розподіляються між. малим підприємством і НДІ відповідно до спеціальної угоди. У таких угодах сторони беруть на себе зобов'язання розкривати один одному в письмовій формі будь-які охороноздатні рішення, вказуючи осіб, відповідальних за таке розкриття, з достатнім ступенем Деталізації відповідно до чинного законодавства про інтелектуальну власність.

Кожна зі сторін, що бере участь у проекті, зможе використовувати проектну інтелектуальну власність іншої Сторони на невиключних правах і без компенсації у зв'язку з діяльністю в рамках спільного проекту. Результати такого використання вміщують у звіти про спільну роботу.

Мале підприємство має в своєму розпорядженні можливість вибору при комерціалізації будь-якої інтелектуальної власності НДІ шляхом одержання виключних прав. Якщо проектна інтелектуальна власність НДІ є патентоздатною, то в малого підприємства буде право виняткового права на ліцензування такого винаходу протягом заздалегідь визначеного періоду. Мале підприємство може за своїм вибором і для відшкодування патентних витрат продовжити обраний період додатково на кілька місяців, письмово повідомивши про це НДІ.

Протягом визначеного в такий спосіб періоду НДІ має продовжувати підтримувати патентну охорону винаходу. Мале підприємство потім повинне відшкодувати НДІ ці витрати. Умови такої ліцензії мають містити в собі:

сплату на адресу НДІ прийнятних роялті з продажу продуктів і послуг, на які поширюється винахід, або з розробки, виготовлення і/або використання їх на основі винаходу;

відшкодування малим підприємством витрат, що понесе НДІ під час пошуку та здійснення патентної охорони в країнах, охоплених ліцензією.

У разі, якщо проектна інтелектуальна власність НДІ відрізнятиметься від винаходу, що потенційно може бути запатентований, то мале підприємство має право на винятковий вибір ліцензії на період до кількох місяців по завершенні виконання НДІ тієї фази проекту, під час якої таку проектну інтелектуальну власність було розроблено.

Базову інтелектуальну власність і проектну інтелектуальну власність, так само як і інша інформацію, що є власністю учасників проекту, а також конфіденційну інформацію, розкриту однією стороною іншій стороні в рамках проекту, слід у подальшому тримати у відповідних умовах таємності.

Кожна зі сторін може публікувати свої результати за спільним проектом. Однак сторона, що публікує, повинна надати іншій право відмовитись від запропонованої публікації, так само як і час на рецензію запропонованої публікації з підготовкою коментарів, у яких будуть представлені всі пропозиції, що публікуватимуться. Крім того, публікація може бути додатково затримана на кілька днів для підготовки й заповнення патентної заявки, яку або подасть сторона, яка запросила рецензію, або на її прохання це зробить сторона, що публікує.

Питання інтелектуальної власності є одним із найскладніших, яке є найменш зрозумілим серед більшості науково-технічних фахівців. Тому в інноваційно-орієнтованих проектах не завжди просто та безконфліктно можна виділити базову й проектну інтелектуальну власність.

Базова інтелектуальна власність стає вільно доступною іншим учасникам протягом реалізації проекту для здійснення його цілей. Однак учасники хочуть бути впевненими в тому, що взамін вони одержать справедливу віддачу за результат попередньої інтелектуальної діяльності, реалізований в будь-якому комерційному продукті або процесі. Своєю чергою, всі учасники хочуть бути певними в тому, що вони одержать справедливу віддачу від подальшої промислової експлуатації інтелектуальної власності пропорційно внескові кожного учасника. Зі свого боку, учасники науково-дослідної бази хочуть мати загальне право на використання результатів проекту для наступних некомерційних, не дохідних наукових цілей. Вони також хочуть мати право на публікацію результатів наукових досліджень, що підпадають під вимогу про комерційну таємницю.

Зокрема, в Російській Федерації було проаналізовано 86 інноваційно-орієнтованих проектів. Перші результати аналізу виявили істотні недоробки при узгодженні дій учасників, врахуванні їхніх внесків, плануванні спільної роботи, забезпеченні відповідальності за взяті зобов'язання. Насамперед відзначимо, що тільки 54 з 86 проектів на початку спільної роботи мають угоди про регулювання питань інтелектуальної власності та про розподіл майбутніх доходів від реалізації інноваційної продукції. Якщо проаналізувати ці 54 договори, то можна зробити такі висновки: